2. Düsseldorfer Gesprächskreis Kartellrecht (27.05.2009)

Professor Dr. Christian Kersting

zum Thema: "Die Orange Book Standard-Entscheidung des Bundesgerichtshofs"

Am 27. Mai 2009 trafen sich nun bereits zum zweiten Mal knapp 40 Vertreter von Bundeskartellamt, Anwaltschaft, Gerichten, Forschung und Lehre sowie der Europäischen Kommission auf Schloss Mickeln, um sich über einen aktuellen Fall aus dem Kartellrecht auszutauschen. Der Düsseldorfer Gesprächskreis Kartellrecht war im Herbst des vergangenen Jahres durch Professor Christian Kersting in Zusammenarbeit mit Partnern neun Düsseldorfer Kanzleien ins Leben gerufen worden. Diesmal thematisierte der Düsseldorfer Gesprächskreis Kartellrecht die undefinedOrange Book Standard - Entscheidung des Bundesgerichtshofes, die am 06.05.2009 verkündet wurde. Hier ging es um die Frage der Zulässigkeit des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes in einem Patentverletzungsverfahren, d.h. um die Frage, ob der Patentverletzer gegenüber dem Unterlassungsanspruch des Patentinhabers einwenden kann, letzterer sei zur Erteilung einer Lizenz verpflichtet. Der Bundesgerichtshof erklärte den Einwand nunmehr ausdrücklich für zulässig, sofern der Verletzer dem Patentrechtsinhaber ein unbedingtes Lizenzvertragsangebot unterbreitet habe. Lehne der Patentrechtsinhaber das Angebot dann in kartellrechtswidriger Weise (vgl. §§ 19 f. GWB, Art. 82 EG) ab, so müsse er sich so behandeln lassen, als sei der Vertrag zustande gekommen. Dem Unterlassungsbegehren des Patentinhabers könne der Lizenzsucher daher mit dem dolo-petit-Einwand entgegentreten, demzufolge nichts gefordert werden darf, was unmittelbar zurückgewährt werden müsste. Allerdings müsse sich der Lizenzsucher, der ein Patent auf Grundlage lediglich seines (abgelehnten) Vertragsangebots in Anspruch nehme, dann auch seinerseits ‚vertragstreu‘ verhalten, also regelmäßig Abrechnung erteilen und einen angemessenen Betrag für die Zahlung der Lizenzgebühr wenigstens hinterlegen. Anderenfalls sei das Unterlassungsbegehren des Patentinhabers begründet. Der Bundesgerichtshof hatte im Fall Orange Book Standard eine marktbeherrschende Stellung des Patentrechtsinhabers auf dem Markt der Lizenzvergabe für das betreffende Produkt angenommen, einen Missbrauch derselben jedoch abgelehnt, da es an der Hinterlegung der angemessenen Lizenzgebühren gefehlt habe.

Dr. Thomas Kühnen

Nach Einführungsvorträgen von Herrn Dr. Thomas Kühnen, Richter am OLG Düsseldorf (Patentsenat) undefined[vgl. Folien], Herrn Dr. Markus Wirtz (Partner der Kanzlei Glade Michel Wirtz) und Herrn Prof. Dr. Jan Busche von der Universität Düsseldorf diskutierten die Anwesenden unter Moderation von Professor Kersting über Hintergrund und Folgen des Urteils. Als problematisch wurde insbesondere die Verpflichtung des Lizenzsuchers zur Ermittlung eines angemessenen Betrages für die zu hinterlegende Lizenzgebühr empfunden. Da in dem Vertragsangebot Dr. Markus Wirtz die Bestimmung der Lizenzgebühr gemäß § 315 BGB aber auch dem Lizenzgeber überlassen werden kann, wurde zudem die Frage aufgeworfen, ob der Maßstab des billigen Ermessens nach § 315 BGB mit dem des § 20 Abs. 1 GWB identisch sei.

Dr. Markus Wirtz

Ferner wurde überlegt, ob es richtig sei, demjenigen, der ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet hat, im Prozess den Einwand zu versagen, dass ein Patent nicht bestehe. Schließlich wurde hinsichtlich der Annahme des Bundesgerichtshofes, es gebe einen eigenen Markt für die Lizenzvergabe an dem Patent die Frage aufgeworfen, ob man insoweit tatsächlich zwischen Lizenzmarkt und Produktmarkt unterscheiden könne. Die Annahme, es gebe einen eigenen Lizenzmarkt führe dazu, dass jeder, der ein Patent halte, automatisch der Kontrolle nach §§ 19 f. GWB unterliege, da er dann auf dem Markt für die Lizenzen an dem Patent marktbeherrschend sei. Insoweit wurde die Auffassung vertreten, dass ein solcher Markt nur dann entstehe, wenn der  Patentrechtsinhaber auch tatsächlich Lizenzen vergebe. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang ferner,  ob nicht eher auf den Markt für die mittels des Patents hergestellten Produkte abzustellen sei. Hier sei der Patentinhaber dann nicht zwangsläufig marktbeherrschend, wenn das fragliche Produkt auch auf anderem Wege hergestellt werden könne. In dem durch den BGH entschiedenen Fall bedurften die Fragen keiner Klärung, da der Patentrechtsinhaber Lizenzen vergeben hatte und das Produkt nicht auf andere Weise hergestellt werden konnte.

Nach dem offiziellen Teil des Programms setzten viele der Teilnehmer die Diskussion bei einem Umtrunk fort. Hierbei wurde der Wunsch nach einem zeitnahen dritten Düsseldorfer Gesprächskreis geäußert und bereits mögliche Themenvorschläge unterbreitet.

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